Contratos de Licenciamento e Cessão de Marca

É o instrumento pelo qual o titular autoriza outra pessoa a utilizar determinada marca sem transferir sua propriedade.

Pode ser utilizado em relações como:

• distribuição;
• parceria;
• fabricação;
• exploração comercial;
• merchandising;
• grupos empresariais.

O titular continua sendo proprietário

Esse é o elemento fundamental.

O licenciado recebe um direito de uso

Esse direito pode ser:

• limitado;
• temporário;
• territorialmente restrito;
• condicionado.

O contrato precisa dizer exatamente até onde ele vai

Licença não é autorização genérica

Dizer apenas:

“o licenciado poderá utilizar a marca”

pode ser insuficiente.

É necessário definir

• qual marca;
• qual apresentação;
• para quais produtos ou serviços;
• em qual mercado.

O número do pedido ou registro também deve ser corretamente identificado quando aplicável

O próprio INPI orienta que contratos de licença indiquem o número da marca depositada ou registrada objeto da operação.

Uma empresa pode possuir várias marcas

Por exemplo:

• marca institucional;
• linha de produto;
• submarca.

O contrato não deve permitir uso indiscriminado de todas elas se essa não for a intenção

O objeto precisa ser preciso

A licença pode valer:

• em todo o Brasil;
• em Estado específico;
• em determinado país.

Não é necessário conceder território maior do que o necessário

Uma empresa pode licenciar para parceiro no Brasil

E continuar livre para negociar outros territórios.

Isso preserva valor econômico

Licença internacional exige análise própria

Uma marca protegida no Brasil não significa automaticamente que existe direito equivalente em outro país.

Por isso, antes de conceder licença internacional, é necessário verificar:

• proteção;
• titularidade;
• território.

O contrato não cria sozinho um registro estrangeiro inexistente

A licença pode ser:

Exclusiva

O direito de uso fica reservado ao licenciado nas condições estabelecidas.

Não exclusiva

O titular pode conceder uso a outros licenciados.

Essa diferença produz impacto econômico importante

Uma licença exclusiva pode limitar o próprio titular

Dependendo da redação, ele pode inclusive restringir sua própria exploração do ativo naquele território ou segmento.

Isso precisa ser conscientemente negociado

O INPI orienta que contratos de licença tratem expressamente da existência ou não de exclusividade.

Exclusividade pode ser limitada

Por exemplo:

• por território;
• por produto;
• por canal.

Uma empresa pode conceder exclusividade apenas para:

• varejo físico;
• determinado Estado.

E preservar:

• e-commerce;
• outros territórios;
• outros produtos.

Essa segmentação pode aumentar flexibilidade

Exclusividade também pode depender de desempenho

O licenciado pode receber exclusividade desde que cumpra:

• metas;
• volumes mínimos;
• faturamento mínimo.

Se não cumprir, pode ocorrer:

• perda da exclusividade;
• manutenção da licença como não exclusiva.

Isso pode ser mais equilibrado do que rescindir todo o contrato

Metas precisam ser objetivas

O contrato deve evitar conceitos vagos como:

“bom desempenho”

É melhor estabelecer critérios mensuráveis

O licenciado poderá autorizar terceiro a utilizar a marca?

Essa decisão é relevante

O INPI também identifica a permissão ou não para sublicenciamento como elemento a ser indicado nos contratos de licença.

Sublicença não deve ser presumida

O titular precisa decidir

Em alguns modelos comerciais, ela pode ser necessária

Em outros, pode representar perda excessiva de controle

O contrato também pode exigir aprovação prévia de sublicenciados

Isso preserva governança

A forma como a marca será utilizada precisa ser controlada

O licenciado pode utilizar:

• logotipo;
• nome;
• assinatura visual.

Mas dentro de quais padrões?

Brand Guidelines podem ser incorporadas

Elas podem disciplinar:

• cores;
• proporções;
• aplicações.

Isso ajuda a preservar uniformidade

O licenciamento não deve permitir que cada parceiro reinvente a marca

Especialmente quando reputação é elemento central

Controle de qualidade também pode ser importante

A marca identifica determinada origem empresarial.

Se o licenciado oferece produto ou serviço inadequado, o público pode associar a má experiência ao titular.

Por isso, podem existir requisitos sobre:

• padrão;
• apresentação;
• qualidade.

Dependendo da relação, auditorias podem ser previstas

Mas precisam ser proporcionais

O titular pode receber amostras

Pode revisar materiais

Pode exigir correção de aplicação irregular

O objetivo é preservar consistência da marca

O contrato também precisa tratar publicidade

O licenciado poderá criar suas próprias campanhas?

Utilizar influenciadores?

Produzir embalagens?

Alterar slogans?

Essas regras precisam estar definidas

Aprovação prévia pode ser exigida para determinados materiais

Mas processo de aprovação não deve inviabilizar a operação

Prazos podem ser estabelecidos

A licença pode ser remunerada.

O INPI reconhece diferentes formas de remuneração em licenças de marca, incluindo percentual sobre vendas ou receitas, valores fixos por unidade ou valor fixo contratual.

A escolha depende do negócio

Percentual sobre faturamento é uma possibilidade

Mas a base precisa ser definida

Faturamento bruto?

Receita líquida?

Quais deduções?

O contrato precisa responder

Quanto menos clara a base, maior o potencial de conflito

Relatórios periódicos podem ser necessários

O licenciado pode apresentar:

• vendas;
• base de cálculo;
• royalties devidos.

Auditoria pode ser prevista

Especialmente quando a remuneração depende de receita

O titular precisa conseguir conferir o cálculo

Mas auditoria precisa respeitar:

• confidencialidade;
• proporcionalidade.

Royalties mínimos também podem existir

Especialmente em licenças exclusivas.

Isso pode evitar que um parceiro reserve determinado território e depois não explore a marca

Pode haver:

• mínimo mensal;
• mínimo anual.

O não atingimento pode produzir consequências

Novamente, perda da exclusividade pode ser uma delas

A licença pode ser concedida por determinado período.

O prazo contratual precisa conversar com a situação jurídica da marca.

O INPI informa que o prazo de licença não pode ultrapassar a vigência da marca registrada que constitui seu objeto.

Isso exige acompanhamento do registro

Se a marca precisa ser renovada, essa renovação pode ser essencial para a continuidade econômica do contrato

Quem será responsável por acompanhar?

Normalmente o titular.

Mas o contrato pode estabelecer deveres de comunicação

O licenciado também precisa saber se existe risco relevante relacionado ao registro

Pedido ainda não concedido merece tratamento específico

A licença pode envolver marca depositada, conforme reconhecido pelo INPI.

Nesse caso, existe risco de o pedido não ser concedido

O contrato precisa considerar essa possibilidade

O que acontece se houver:

• indeferimento;
• oposição;
• perda do direito?

Isso precisa ser previsto

Licenciado não deve presumir que pedido é equivalente a registro concedido

O status precisa ser transparente

Se terceiro começa a utilizar marca semelhante:

quem tomará providências?

O titular?

O licenciado?

Ambos?

O contrato pode definir:

• obrigação de informar;
• responsabilidade por medidas.

Isso é particularmente relevante em licença exclusiva

O licenciado pode estar mais próximo do mercado

Pode descobrir falsificações primeiro

Por isso, dever de comunicação pode ser útil

Custos de enforcement também podem ser tratados

Contrafação é questão diferente da licença

Mas os temas se conectam

O licenciado não deveria agir em nome do titular além dos poderes recebidos

Isso precisa estar claro

O contrato também deve proibir registro indevido pelo licenciado

Por exemplo:

o licenciado não deve registrar:

• marca idêntica;
• marca semelhante;
• domínio conflitante

em seu próprio nome quando isso violar os direitos contratados.

Isso protege o titular

Domínios precisam ser considerados

Redes sociais também

Se o licenciado criar perfil utilizando a marca:

quem ficará com essa conta ao término?

Essa questão precisa ser antecipada

Conta comercial pode adquirir milhares de seguidores

Deixar a titularidade indefinida pode gerar conflito

O mesmo vale para:

• marketplace;
• app;
• página.

Ativos digitais precisam integrar o contrato

O licenciamento pode envolver informações além da marca.

Por exemplo:

• campanhas;
• estratégia;
• dados comerciais.

NDA pode ser integrado

Mas marca e segredo empresarial são ativos diferentes

Não devem ser confundidos

Know-how pode exigir contrato complementar

Licenciar uma marca não significa transferir tecnologia

Essa distinção é essencial

O licenciado pode usar o nome

Mas isso não significa automaticamente que recebe:

• fórmulas;
• processos;
• métodos.

Se houver tecnologia, ela precisa ser tratada separadamente ou dentro de estrutura contratual adequada

Licenciamento de marca também não é franquia automaticamente

Esse é outro ponto importante.

Franquia envolve estrutura própria

Pode incluir:

• marca;
• know-how;
• método operacional.

Uma simples licença de marca não deve ser utilizada para mascarar uma relação de franquia quando a realidade for outra

O contrato precisa refletir o negócio real

Distribuição também é diferente

Um distribuidor pode ter licença acessória para utilizar a marca na divulgação dos produtos

Isso não significa que o contrato principal é uma licença de marca

Pode ser apenas uma autorização instrumental

A estrutura precisa acompanhar a finalidade econômica

É a operação pela qual a titularidade da marca ou do pedido é transferida para outra pessoa.

Aqui, a lógica muda completamente

O antigo titular deixa de ocupar a posição de proprietário do direito transferido

O cessionário passa a assumir essa titularidade após a implementação jurídica da operação

O INPI define a cessão justamente como transferência da titularidade e mantém procedimento formal para anotação da mudança de proprietário do registro de marca.

Cessão é diferente de licença

Na licença:

• propriedade permanece.

Na cessão:

• propriedade muda.

Essa diferença não deve ser escondida por nomenclatura

Um contrato chamado “licença definitiva” pode, na prática, tentar produzir efeitos semelhantes a cessão

Isso gera insegurança

O documento precisa utilizar estrutura coerente com o objetivo

A cessão pode envolver marca registrada

Ou pedido de registro

O Manual de Marcas do INPI reconhece a transferência por cessão tanto de pedidos quanto de registros, observados os requisitos aplicáveis.

Isso é importante em negócios novos

Uma startup pode estar vendendo ativo cujo pedido ainda está em exame

O comprador precisa saber qual é o status

Não deve tratar pedido como direito definitivamente concedido

O risco precisa entrar na negociação

Quem pode receber a marca?

A legislação e o procedimento do INPI exigem que o cessionário atenda aos requisitos de legitimidade aplicáveis à titularidade da marca.

O Manual do INPI destaca que deve haver compatibilidade com a atividade relacionada aos produtos ou serviços assinalados, diretamente ou por empresas sob controle pertinente, conforme o art. 134 da LPI.

Portanto, cessão não é apenas assinatura entre duas partes

O cessionário também precisa estar apto a ocupar a posição de titular

Esse ponto deve ser verificado antes da operação

Valor da cessão precisa ser definido

A marca pode ser cedida mediante pagamento.

O INPI trata a remuneração da cessão contratual por valor fixo negociado entre as partes para fins da modalidade contratual correspondente.

Mas definição econômica do valor pode exigir análise mais ampla

A marca pode representar ativo relevante da empresa

O valor não deve ser arbitrário em operações importantes

Pode ser necessário considerar:

• reconhecimento;
• receita associada;
• mercado.

Em M&A, valuation do ativo pode ser parte do preço geral

Em operação intragrupo, outros cuidados podem existir

Aspectos contábeis e tributários também podem ser relevantes

Por isso, cessão de marca não deveria ser analisada isoladamente quando economicamente relevante

Por exemplo:

a marca está na empresa operacional e será transferida para uma holding.

Isso pode fazer sentido em determinadas estruturas

Mas é necessário analisar:

• finalidade;
• tributação;
• contratos.

Depois da transferência, a empresa operacional pode precisar de licença para continuar utilizando a própria marca comercialmente

Esse ponto é frequentemente esquecido

Transferir a marca para outra empresa do grupo não significa que as demais podem usá-la informalmente sem qualquer organização

Licença intragrupo pode ser necessária

Royalties também podem ser avaliados

Estrutura tributária precisa ser coerente

Preços de transferência podem surgir em grupos internacionais

Por isso, jurídico e tributário precisam conversar

Cessão também pode ocorrer em M&A

Mas é necessário distinguir:

Share Deal

O comprador adquire a empresa titular.

A marca permanece dentro da mesma pessoa jurídica.

Asset Deal

A própria marca pode ser transferida como ativo.

Essas operações têm lógicas diferentes

Não é necessário ceder a marca separadamente em todo Share Deal

Isso depende da estrutura

Due Diligence precisa confirmar quem é o titular antes da operação

Muitas transações descobrem problema nessa etapa

Marca usada pela empresa pode estar em nome:

• do fundador;
• de outra empresa.

Antes do Closing, pode ser necessário regularizar

Isso pode virar condição precedente

Cessão também pode ser parte da saída de sócio

Um fundador pode ter registrado a marca pessoalmente.

Se deixa a sociedade, surge a pergunta:

a marca vai com ele ou fica com a empresa?

Se economicamente pertence ao negócio, pode ser necessário formalizar transferência

Esse problema deveria ser resolvido antes do conflito

Contrato social e acordo de sócios podem antecipar

Propriedade Intelectual deve integrar governança societária

A empresa também pode utilizar:

• logotipo;
• manual visual;
• domínio.

Esses ativos não necessariamente são transferidos automaticamente apenas porque a marca foi cedida

O contrato precisa especificar

Direito autoral sobre logotipo pode exigir atenção

Domínio possui titularidade própria

Perfil em rede social também

Uma operação de aquisição de marca pode ficar incompleta se esses ativos forem esquecidos

Base de clientes não é marca

Software também não

Cada ativo precisa ser identificado

O contrato pode possuir anexos

Isso facilita delimitação

Portfólio com várias marcas merece cuidado adicional

O titular pode querer ceder apenas uma.

Mas as marcas podem estar relacionadas

Isso pode gerar conflito posterior

É necessário definir:

• qual sinal fica;
• qual é transferido.

Coexistência pode precisar ser analisada

Especialmente quando marcas compartilham elementos semelhantes

O cessionário pode receber direito de usar determinado elemento

O cedente pode continuar com outro

Isso precisa ser compatibilizado

O contrário pode gerar disputa entre as próprias partes depois da transação

O INPI possui procedimentos específicos para contratos de propriedade industrial e para alteração da titularidade dos registros.

A anotação da transferência formaliza perante o Instituto a mudança do proprietário da marca.

Na cessão, não basta assinar o documento e esquecer o registro

A base do INPI precisa refletir a nova titularidade

Isso é importante para:

• renovação;
• defesa;
• futuras transferências.

O próprio INPI informa que contratos envolvendo licenciamento de direitos de propriedade industrial podem ser submetidos aos procedimentos de averbação e/ou registro, conforme a modalidade e finalidade aplicável. As regras procedimentais foram atualizadas para contratos apresentados a partir de dezembro de 2025.

Por isso, contratos atuais precisam ser preparados considerando o procedimento vigente

Não se deve utilizar checklist antigo automaticamente

Documentação exigida pode mudar

A análise precisa ser atualizada no momento do protocolo

Contrato internacional também merece atenção

Pode existir:

• licenciante estrangeiro;
• licenciado brasileiro.

Ou o contrário

Nesse cenário, entram outros temas

Moeda de pagamento

Remessa ao exterior

Tributação

O INPI informa que a averbação de determinados contratos também pode produzir efeitos relacionados à operação perante terceiros e a aspectos associados a remessas e tratamento fiscal, conforme as regras aplicáveis.

Por isso, licença internacional não deve ser elaborada apenas como contrato comercial comum

Tributário precisa participar

Câmbio também

Lei aplicável também

Foro ou arbitragem também

Idioma também

Versão prevalente precisa ser definida

Exclusividade internacional precisa observar território

Um licenciante brasileiro pode conceder direitos diferentes para diferentes países

Isso aumenta capacidade de monetização

Mas exige portfólio internacional bem organizado

Não adianta licenciar marca em território onde não existe proteção adequada sem compreender o risco

Estratégia internacional precisa começar antes

O contrato termina.

Mas o antigo licenciado continua:

• usando logotipo;
• mantendo perfil;
• vendendo material.

Por isso, cláusulas de encerramento são essenciais

Elas podem definir:

• cessação do uso;
• retirada de materiais;
• devolução de arquivos.

Prazo de transição pode existir

Mas precisa ser expressamente estabelecido

Sell-off period também pode ser negociado

Em determinadas relações, o licenciado pode precisar vender estoque remanescente

Isso precisa de regra

Qual prazo?

Quais produtos?

Qual apresentação?

Não deixar isso para depois reduz conflito

Após o prazo, o uso deve cessar

Estoque também precisa ser tratado

Materiais promocionais também

Domínios também

Redes sociais também

Tudo precisa ser encerrado de forma coordenada

Confidencialidade pode sobreviver ao contrato

Não concorrência, quando existente e juridicamente adequada, é questão distinta

O licenciamento da marca por si só não cria automaticamente obrigação de não concorrer

Se ela for necessária, precisa ser negociada especificamente

O mesmo vale para exclusividade de distribuição

Não se deve misturar institutos

Licença de marca não substitui contrato de distribuição

Nem contrato de fornecimento

Cada relação possui função

Pode haver documentos integrados

Mas eles precisam ser coerentes

Quem acompanha:

• renovação;
• oposição;
• uso indevido?

O titular precisa manter governança

Se perder o direito, o contrato pode ser afetado

Isso precisa estar previsto

Licenciado também pode ter interesse em ajudar a monitorar

Mas não deve assumir poderes não concedidos

Seguro de responsabilidade também pode surgir em operações maiores

Especialmente quando marca será aplicada a produtos produzidos por terceiro

Um produto defeituoso pode afetar reputação do titular

Alocação de responsabilidade precisa ser discutida

Recall também pode ser relevante

Quem paga?

Quem comunica?

Isso pode ser especialmente importante em:

• alimentos;
• cosméticos;
• produtos regulados.

Licença marcária precisa conversar com risco do produto

O licenciante não deve olhar apenas para royalties

O uso da marca por terceiros pode expor reputação

Por isso, diligência do licenciado é importante

Antes da contratação, pode ser necessário analisar:

• capacidade operacional;
• reputação;
• compliance.

Uma licença exclusiva é relação estratégica

O parceiro precisa ser escolhido com cuidado

Compliance também pode ser contratualmente exigido

Especialmente em mercados regulados

Violação grave pode gerar rescisão

Mas cláusulas precisam ser objetivas

Não é recomendável utilizar expressões abertas que permitam encerramento arbitrário de relação relevante

Materialidade pode ser considerada

Cure Period pode ser previsto

Dependendo da infração

Uso indevido deliberado pode receber tratamento diferente

Não pagamento de royalties também pode gerar medidas

Mas rescisão automática nem sempre é a única opção

Suspensão pode ser considerada

Tudo depende do contrato

O cedente pode declarar, conforme o caso, aspectos relacionados a:

• titularidade;
• situação do registro;
• ônus conhecidos.

Isso ajuda o comprador

Mas as declarações precisam ser verdadeiras e proporcionais

O cessionário também pode fazer Due Diligence

Não deve confiar exclusivamente na declaração

O histórico do INPI precisa ser consultado

Contratos anteriores também

Existe licença exclusiva vigente?

Existe gravame?

Existe disputa?

Isso pode alterar valor do ativo

Por isso, cessão relevante deveria ser precedida de Due Diligence

Não basta verificar certificado

Uso efetivo também pode ser relevante

A marca pode estar sujeita a riscos relacionados à falta de uso nas condições previstas em lei

A situação precisa ser analisada

Disputas existentes também

O comprador precisa entender o ativo que recebe

Tributos também precisam ser analisados

Tanto na cessão quanto na licença

Royalties podem produzir efeitos tributários

Venda do ativo também

Pessoa física e jurídica podem ter tratamentos diferentes

Operação internacional acrescenta camadas

Por isso, estrutura econômica do contrato precisa ser revisada antes da assinatura

Contabilidade também precisa conhecer os valores

Receitas de royalties precisam ser registradas corretamente

Cessão de ativo também

Não é recomendável assinar contrato e entregar para contabilidade apenas depois

O tratamento deve ser coordenado

Contrato de licenciamento pode valorizar uma marca

Mas também pode limitá-la

Uma exclusividade longa pode reduzir liberdade do titular

Isso pode ser relevante em M&A

Um comprador da marca pode não querer herdar licença extremamente restritiva

Portanto, contratos de licença aparecem em Due Diligence

Prazo importa

Rescisão também

Change of Control também pode ser considerada

O licenciado pode querer proteção caso a marca seja vendida a concorrente

O titular pode querer liberdade para reorganizar seu grupo

Esses interesses precisam ser equilibrados

Cessão da marca durante licença também precisa de tratamento

A marca pode mudar de titular durante a vigência do contrato.

O contrato deve considerar o que acontece

A licença continuará?

O novo titular assumirá a posição contratual?

Isso precisa ser estruturado

Especialmente em operações empresariais

Não deixar essa questão indefinida reduz risco