Busca de Anterioridade Antes do Pedido

É a pesquisa realizada antes de um pedido de registro ou proteção para identificar direitos, pedidos, publicações ou documentos anteriores potencialmente relevantes.

Ela pode assumir características diferentes conforme o ativo analisado.

Em marcas, a busca procura sinais anteriores

Pode envolver:

• marcas registradas;
• pedidos em andamento;
• sinais idênticos;
• sinais semelhantes;
• elementos fonéticos;
• elementos gráficos;
• classes relacionadas.

Em patentes, a análise possui outra lógica

A pesquisa busca documentos técnicos anteriores capazes de ajudar na avaliação de elementos como:

• novidade;
• atividade inventiva;
• estado da técnica.

Por isso, busca de marca e busca de patente não são o mesmo serviço

Cada ativo exige metodologia própria

Esse é um dos erros mais comuns.

Uma pesquisa comum na internet pode revelar:

• empresas;
• perfis;
• produtos.

Mas não substitui a pesquisa nas bases adequadas de propriedade intelectual

Para marcas, o INPI disponibiliza sua base de dados

Ela permite pesquisar pedidos e registros anteriores e analisar informações relacionadas aos processos.

A simples inexistência de resultado idêntico não significa que a marca está livre

Esse ponto é fundamental.

O conflito não depende apenas de identidade absoluta

Pode existir problema com sinal:

• semelhante;
• foneticamente próximo;
• visualmente próximo;
• relacionado a produtos ou serviços semelhantes.

Por isso, busca exata é apenas o começo

O próprio INPI recomenda pesquisas adicionais

Entre elas:

• pesquisa por radical;
• variações ortográficas;
• sonoridade semelhante;
• símbolos ou aparências próximas.

Exemplo simples

Uma empresa pretende registrar:

NOVA TECH

Pesquisar apenas “NOVA TECH” pode ser insuficiente.

Pode ser necessário investigar variações como:

• NOVATECH;
• NOVA TEC;
• NOVATEK;
• outros sinais de construção semelhante.

A sonoridade pode ser relevante

Duas marcas escritas de forma diferente podem soar de maneira semelhante.

O consumidor pode perceber proximidade

Isso precisa ser considerado

Elementos gráficos também podem importar

Marcas figurativas ou mistas podem apresentar:

• símbolos;
• desenhos;
• composições.

A pesquisa não deve ficar restrita apenas à palavra

A identidade visual pode ampliar o risco

Classe é importante, mas não resolve tudo

Marcas são organizadas segundo classes de produtos e serviços.

Isso ajuda a estruturar a pesquisa

Mas não significa que duas marcas em classes diferentes nunca possam entrar em conflito

Afinidade entre atividades também pode ser relevante

O contexto precisa ser analisado

Por isso, não basta perguntar:

“já existe essa marca na mesma classe?”

A pergunta mais adequada é:

“existem sinais anteriores juridicamente relevantes para essa atividade?”

Esse é outro ponto importante.

Um pedido anterior ainda em exame pode ser relevante

Por isso, não se deve analisar apenas registros concedidos

A ordem cronológica pode ser importante

O próprio INPI informa que a pesquisa permite localizar pedidos publicados de terceiros que possam constituir anterioridade relevante para um futuro depósito.

Pedidos arquivados também podem ser informativos

Mesmo quando determinado pedido não resultou em registro, seu histórico pode indicar:

• razões de arquivamento;
• conflitos anteriores;
• problemas de enquadramento.

Isso pode ajudar na estratégia

Indeferimentos anteriores também são úteis

Eles podem demonstrar como determinado sinal foi analisado

Isso não significa que o novo caso terá resultado idêntico

Mas fornece informação

A busca serve para orientar decisão, não para prever o futuro com certeza

O próprio INPI alerta que o resultado da pesquisa é indicativo

O exame do pedido pode identificar outras razões de indeferimento não encontradas na busca preliminar.

Por isso, não existe “garantia de registro” baseada em busca

Esse ponto precisa ser transparente

Uma busca com poucos resultados não significa registro garantido

Da mesma forma, encontrar marca semelhante não significa necessariamente inviabilidade absoluta

É necessário interpretar

Esse é o verdadeiro valor da análise

Pode existir:

Pesquisa

Levantamento dos resultados encontrados.

Análise

Interpretação da relevância desses resultados para o pedido pretendido.

Uma lista de cem processos sem análise pode ter pouca utilidade

O objetivo é identificar quais resultados realmente merecem atenção

Pode haver:

• risco baixo;
• risco moderado;
• risco elevado.

Essa classificação ajuda a decidir

A empresa pode optar por seguir com o pedido

Pode alterar a marca

Pode mudar sua estratégia

Pode abandonar determinado sinal antes de investir mais

Isso pode economizar:

• branding;
• embalagem;
• site;
• campanhas;
• material físico.

A busca deveria ocorrer antes do lançamento, quando possível

Fazer branding antes de pesquisar aumenta risco

Imagine uma empresa que já investiu em:

• logotipo;
• fachada;
• domínio;
• embalagens;
• tráfego pago.

Depois descobre um conflito relevante

O custo de mudança pode ser muito maior

Por isso, propriedade intelectual deve entrar cedo no projeto

Naming e busca de anterioridade deveriam conversar

A equipe de marketing pode criar nomes

A análise jurídica pode ajudar a filtrar riscos

Isso evita escolher nome apenas pela estética

Uma marca precisa ser comercialmente boa

Mas também precisa possuir viabilidade jurídica razoável

Esse é um erro muito comum.

Conseguir registrar um endereço na internet não cria automaticamente direito marcário

O mesmo vale para:

• Instagram;
• TikTok;
• outros perfis.

Disponibilidade digital e disponibilidade jurídica são coisas diferentes

Nome empresarial também não resolve sozinho

Uma empresa pode ter determinado nome na Junta Comercial.

Isso não significa automaticamente possuir direito de marca em todo o território e para qualquer atividade

Registro empresarial e registro de marca possuem funções distintas

Por isso, busca precisa considerar o ativo correto

Busca de anterioridade pode também ser relevante antes de alterar razão social ou nome fantasia

Especialmente quando esse nome será utilizado como marca

Isso reduz desalinhamento entre estrutura societária e branding

Marcas internacionais também precisam ser consideradas conforme a estratégia

Uma empresa que pretende atuar apenas no Brasil pode começar pela análise nacional.

Mas empresas com expansão internacional precisam pensar além

Uma marca disponível no Brasil pode enfrentar obstáculo em outro país

Por isso, expansão internacional pode exigir pesquisa territorial mais ampla

Não existe registro mundial único de marca

Estratégia precisa considerar os mercados-alvo

Sistema de Madri pode ser relevante em determinadas expansões

Mas não elimina a necessidade de avaliar anterioridades nos países de interesse

Tecnologia não deve ser pesquisada apenas no Brasil.

O próprio INPI destaca a importância de consultar bases nacionais e internacionais antes do depósito.

Isso acontece porque documentos estrangeiros podem integrar o estado da técnica

Uma tecnologia não precisa ter sido patenteada no Brasil para ser relevante à análise de novidade

Publicações técnicas também podem importar

Artigos científicos

Pedidos publicados

Patentes estrangeiras

Manuais

Outros documentos acessíveis ao público

A busca precisa ser ampla

Isso diferencia fortemente patente de marca

Para patente, o desafio não é apenas encontrar nome semelhante

É compreender o conteúdo técnico anterior

Palavras-chave precisam ser escolhidas

Classificações tecnológicas também podem ser utilizadas

Inventores e titulares anteriores podem ser pesquisados

Estratégias de busca precisam ser combinadas

Uma tecnologia pode ser descrita de formas muito diferentes

Buscar apenas o nome comercial do produto é insuficiente

O produto pode nem possuir aquele nome nos documentos técnicos

É necessário pesquisar a função técnica

Características também

Componentes também

A qualidade da busca influencia a qualidade da análise

Busca de anterioridade em patente não é exame oficial

Esse ponto também precisa ficar claro.

A pesquisa ajuda a avaliar viabilidade

Mas o exame de patenteabilidade cabe ao INPI durante o processo correspondente

A busca prévia não substitui esse exame

Ela ajuda a decidir se o depósito merece ser estruturado

Pode também ajudar na redação

Conhecer documentos anteriores permite compreender onde está o diferencial técnico da invenção

Isso pode ajudar na elaboração das reivindicações

Mas não significa adaptar artificialmente a invenção para escapar de anterioridade

A documentação precisa refletir a tecnologia real

Uma empresa pode estar preparando:

• lançamento;
• feira;
• artigo;
• apresentação a investidores.

Se existe tecnologia potencialmente patenteável, a estratégia de divulgação precisa ser analisada antes

Publicidade prematura pode interferir na proteção

Por isso, confidencialidade pode ser necessária

NDA pode ser utilizado em determinadas negociações

Especialmente antes do depósito

Mas o NDA também não substitui a estratégia de patente

Ele apenas ajuda a preservar confidencialidade entre as partes abrangidas

Uma divulgação pública é outra situação

Timing importa

Busca de anterioridade também pode revelar que o ativo não deveria ser registrado na forma imaginada

Por exemplo:

a empresa pensa em patente

Mas a solução pode não possuir os requisitos adequados

Ou pode ser mais interessante preservar determinado conhecimento como segredo empresarial

Essa decisão exige análise estratégica

Nem tudo precisa ser patenteado

Nem tudo pode ser patenteado

O objetivo deve ser proteger valor

Não acumular protocolos

Não faz sentido protocolar dezenas de marcas sem estratégia

É preciso compreender:

• marca principal;
• submarcas;
• produtos.

Prioridade deve ser definida

Busca ajuda nessa decisão

Portfólio precisa ser organizado

Empresas com várias unidades de negócio podem precisar de estratégia de classes

Um mesmo sinal pode precisar de proteção para atividades diferentes

A pesquisa deve acompanhar isso

Mas excesso de classes também não deve ser tratado automaticamente como melhor estratégia

O pedido precisa refletir a atividade e a proteção pretendida

Análise de titularidade deve ocorrer antes do pedido

Quem será o titular?

• pessoa física;
• empresa operacional;
• holding?

Protocolar em nome errado pode gerar problema depois

Especialmente em:

• investimento;
• M&A;
• conflito entre sócios.

Por isso, busca e estruturação do pedido precisam conversar

Se a marca pertence economicamente ao negócio, a titularidade precisa ser coerente com essa estrutura

Transferir depois pode ser possível

Mas gera nova etapa

É melhor pensar antes

Sócios também precisam alinhar titularidade

Um fundador não deveria protocolar pessoalmente ativo estratégico da empresa sem analisar consequências

Isso pode criar dependência

Investidores normalmente analisam esse ponto

Due Diligence pode revelar marca no nome errado

Isso pode virar condição para investimento

Por isso, fazer certo desde o início reduz retrabalho

Uma empresa pode comprar uma marca de terceiro.

Antes disso, precisa compreender:

• titularidade;
• situação do registro;
• processos existentes.

Busca de anterioridade sozinha não substitui Due Diligence

Mas pode integrar a análise

O histórico do processo pode ser relevante

O registro está vigente?

Existe oposição?

Existe pedido de nulidade?

Esses pontos podem alterar valor

Licenças existentes também precisam ser verificadas

Uma marca pode estar licenciada

Isso pode limitar exploração

Busca pode ser o primeiro passo

Mas a investigação pode precisar avançar

Resultado negativo também precisa ser interpretado com cuidado

Não encontrar anterioridade relevante nas bases pesquisadas melhora a informação disponível.

Mas não significa inexistência absoluta de risco

Pode haver:

• direito de usuário anterior;
• outros fundamentos legais;
• resultados não localizados pela estratégia utilizada.

Por isso, conclusão precisa ser proporcional

“Não encontramos impedimento relevante na pesquisa realizada” é diferente de:

“a marca certamente será registrada”.

Essa diferença é importante

Comunicação ao cliente precisa ser técnica

Sem promessas

O objetivo é subsidiar decisão

Não vender certeza

Por exemplo:

Baixo

Não foram identificadas anterioridades relevantes dentro dos parâmetros analisados.

Moderado

Existem resultados que merecem acompanhamento ou ajuste.

Alto

Foram identificados sinais anteriores com potencial significativo de conflito.

Essa abordagem torna o resultado mais prático

Mas a classificação precisa estar fundamentada

Não pode ser arbitrária

Também pode haver recomendação de caminhos

Por exemplo:

• seguir com o pedido;
• ajustar elemento da marca;
• revisar classe;
• desenvolver nova opção.

A decisão final permanece empresarial

A assessoria oferece informação para decidir

Naming alternativo pode ser pesquisado em conjunto

Isso é útil quando existem várias opções

Antes de investir no design final, a empresa pode comparar os riscos

Isso aproxima jurídico e marketing

A busca pode ser feita novamente antes do protocolo

Isso pode ser importante quando existe intervalo significativo entre:

• primeira pesquisa;
• pedido.

Novos pedidos podem ter sido protocolados nesse período

Por isso, pesquisas antigas não devem ser utilizadas indefinidamente

Atualidade importa

O banco de dados é dinâmico

Essa é outra razão para realizar a busca próxima da decisão de depósito

Pesquisa também pode continuar depois do pedido

Mas aí já estamos falando de monitoramento

Não apenas busca prévia

Acompanhamento pode identificar pedidos posteriores de terceiros

Isso faz parte de estratégia de proteção

Busca antes do pedido e vigilância depois do pedido são serviços diferentes

Ambos podem fazer sentido

O primeiro reduz risco de entrada

O segundo ajuda a acompanhar o mercado depois