Busca de Anterioridade e Viabilidade de Registro no INPI

É a pesquisa destinada a identificar pedidos ou registros anteriores que possam interferir na viabilidade de uma nova marca.

Pode incluir:

• sinais idênticos;
• sinais semelhantes;
• pedidos em andamento;
• registros existentes;
• variações ortográficas;
• radicais semelhantes.

O próprio INPI recomenda a pesquisa antes do depósito

A base de marcas permite localizar pedidos e registros anteriores potencialmente relevantes.

O Manual de Marcas recomenda a realização de diferentes pesquisas para o mesmo sinal e destaca a utilização da busca por radical como forma de ampliar os resultados.

Mas busca de anterioridade e análise de viabilidade não são a mesma coisa

Essa diferença é fundamental.

Busca de Anterioridade

Responde:

o que já existe?

Análise de Viabilidade

Procura responder:

o que esses resultados significam para o pedido que a empresa pretende protocolar?

Uma lista de resultados, sozinha, pode ser insuficiente

Imagine que a pesquisa encontre cinquenta marcas contendo a mesma palavra.

Isso significa que o novo pedido é inviável?

Não necessariamente.

É necessário analisar:

• composição do sinal;
• produtos e serviços;
• contexto de utilização;
• elementos distintivos.

Alguns resultados podem ser irrelevantes.

Outros podem representar risco elevado.

O valor da análise está justamente em separar essas situações.

O problema pode existir mesmo quando o sinal não é exatamente igual.

O exame marcário também pode considerar reprodução ou imitação de sinal anterior capaz de gerar confusão ou associação.

Por isso, pequenas alterações podem não ser suficientes.

Acrescentar uma letra.

Trocar uma vogal.

Separar palavras.

Essas modificações podem não afastar a proximidade relevante.

Similaridade fonética precisa ser analisada

Duas marcas podem ser escritas de maneira diferente.

Mas pronunciadas de forma muito parecida.

Exemplo hipotético:

KLYN

e

CLIN

A grafia muda.

A percepção sonora pode continuar próxima.

Esse tipo de situação precisa ser considerado antes do protocolo.

O próprio exame do INPI utiliza combinações de letras e similaridades fonéticas na pesquisa de anterioridades.

Similaridade visual também pode ser relevante

Especialmente em:

• marcas mistas;
• marcas figurativas.

Pode haver proximidade em:

• símbolo;
• composição;
• apresentação.

Por isso, a análise não deve ficar limitada ao elemento verbal quando o sinal possui componente gráfico relevante.

Similaridade conceitual também pode importar

Duas marcas podem utilizar palavras diferentes.

Mas transmitir conceito muito próximo.

Isso pode ser relevante dependendo do contexto.

A avaliação precisa considerar a percepção do consumidor.

Duas marcas semelhantes podem coexistir em determinados contextos.

Em outros, o risco pode ser elevado.

Por isso, não basta comparar nomes.

É necessário compreender:

• o que cada empresa vende;
• quais serviços presta;
• qual público atende.

Afinidade mercadológica pode ser determinante

O INPI admite considerar anterioridades em classes diferentes quando os produtos ou serviços apresentam afinidade relevante.

Isso significa que classe diferente não é garantia de ausência de conflito

Esse é um erro muito comum.

Uma empresa pode pesquisar apenas sua classe.

Não encontrar sinal idêntico.

E concluir:

“está livre”.

Essa conclusão pode ser precipitada.

Produtos ou serviços de classes diferentes podem ser relacionados.

Por isso, afinidade precisa ser analisada.

A Classificação de Nice ajuda a organizar produtos e serviços

Mas classe não substitui análise material da atividade.

Uma mesma classe pode conter atividades bastante diferentes.

Da mesma forma, atividades relacionadas podem aparecer em classes diferentes.

Por isso, o enquadramento precisa ser estratégico.

Não basta escolher a classe porque o concorrente escolheu.

O pedido deve refletir o que a empresa realmente oferece.

Descrição dos produtos ou serviços também precisa ser adequada

Uma descrição muito estreita pode deixar atividades importantes sem cobertura.

Uma descrição excessivamente ampla pode criar problemas ou custos desnecessários.

A estratégia precisa acompanhar:

• atividade atual;
• expansão razoavelmente planejada.

Não deve tentar registrar indiscriminadamente tudo.

Nem toda palavra possui a mesma força marcária.

Algumas expressões são fortemente distintivas.

Outras são:

• descritivas;
• genéricas;
• comuns ao setor.

Isso pode afetar a viabilidade.

Exemplo hipotético:

uma empresa de contabilidade tenta registrar simplesmente:

CONTABILIDADE EMPRESARIAL

O sinal descreve diretamente a atividade.

Isso não possui a mesma força distintiva de uma expressão criada especificamente para identificar determinada origem empresarial.

A análise precisa considerar isso antes do investimento.

Marca não é apenas nome bonito

Ela precisa cumprir função distintiva.

Termos genéricos podem gerar limitação.

Termos descritivos também.

Expressões de uso comum também podem ser problemáticas.

Por isso, naming deveria conversar com análise jurídica.

Quanto mais cedo, melhor

O melhor momento para descobrir que determinado nome possui risco relevante é:

antes de construir toda a identidade da empresa.

Não depois de:

• registrar domínio;
• imprimir embalagens;
• investir em anúncios.

Rebranding pode ser caro.

Especialmente quando o negócio já possui clientes.

Por isso, a busca prévia possui função econômica.

Não apenas jurídica.

Registrar uma empresa na Junta Comercial não significa automaticamente possuir registro de marca no INPI.

São sistemas distintos.

Um nome empresarial pode coexistir com discussão marcária.

Por isso, antes de escolher definitivamente uma denominação comercial, pode ser recomendável avaliar a marca.

O mesmo vale para Nome Fantasia

CNPJ não gera automaticamente proteção marcária.

Domínio também não

Possuir:

empresa.com.br

não significa possuir registro da marca EMPRESA.

Registro de domínio possui finalidade própria.

O mesmo vale para @ em redes sociais.

Disponibilidade digital e viabilidade de registro são análises diferentes.

A busca deve considerar pedidos em andamento

Não apenas registros já concedidos.

Um pedido anterior ainda não decidido pode interferir no novo pedido.

O INPI prevê inclusive hipóteses de sobrestamento quando existe anterioridade ainda sem decisão definitiva.

Por isso, não basta procurar registros ativos

A cronologia dos pedidos importa.

Data de depósito pode ser relevante.

Prioridade pode ser relevante.

Cada anterioridade precisa ser interpretada.

Pedido indeferido também pode conter informação útil

Ele pode revelar:

• conflito anterior;
• entendimento do INPI.

Histórico processual pode ajudar na análise.

Mas decisão anterior não garante resultado idêntico em novo caso.

Cada pedido possui contexto próprio.

O próprio INPI afirma que os resultados da pesquisa prévia possuem caráter indicativo e que outros fundamentos de indeferimento podem ser identificados durante o exame.

Portanto, não existe:

“marca 100% garantida”.

Essa promessa seria tecnicamente inadequada.

O resultado correto é uma análise de risco.

Pode ser:

Viabilidade mais favorável

Não foram identificados obstáculos relevantes dentro da pesquisa realizada.

Risco intermediário

Existem anterioridades ou questões que merecem cautela.

Risco elevado

Existem sinais anteriores ou impedimentos relevantes que podem comprometer o pedido.

Essa classificação ajuda na decisão.

Não substitui o exame do INPI.

A empresa continua sendo responsável pela escolha empresarial.

Pode decidir seguir mesmo com risco.

Desde que saiba qual risco está assumindo.

Esse é o verdadeiro valor da análise.

Pode ser melhor alterar a marca antes do protocolo

Imagine que sejam apresentados três nomes possíveis.

A análise pode indicar:

• opção A: risco baixo;
• opção B: risco relevante;
• opção C: forte anterioridade.

Nesse cenário, a empresa pode escolher antes de investir em branding.

Isso é mais eficiente do que insistir em um nome apenas porque já foi escolhido emocionalmente.

Por isso, busca pode integrar processo de Naming

Marketing propõe opções.

Jurídico analisa.

Empresa decide.

Essa integração tende a produzir decisões melhores.

Pesquisar apenas o nome exato pode esconder resultados relevantes.

O próprio Manual de Marcas recomenda pesquisas por radical para ampliar os resultados.

Exemplo hipotético

Marca pretendida:

NEXORA

Uma pesquisa adequada pode considerar:

• NEXORA;
• NEXOR;
• NEX;
• variações fonéticas.

Isso pode revelar sinais que a pesquisa exata não encontraria.

A metodologia precisa ser adaptada ao nome.

Não existe lista fixa de variações.

Grafias alternativas também podem ser relevantes.

Letras como:

• K/C;
• S/Z;
• I/Y

podem produzir proximidades dependendo do sinal.

Termos estrangeiros também precisam ser analisados

O significado de palavras estrangeiras pode ser considerado no exame quando relevante ao público consumidor.

O Manual de Marcas do INPI prevê atenção ao significado de expressões estrangeiras, especialmente quando pertencem a idiomas de conhecimento corrente do público relevante.

Portanto, usar inglês não elimina análise de distintividade

Uma palavra inglesa pode ser descritiva da mesma forma.

Isso precisa ser considerado.

Prefixos e sufixos comuns também merecem cuidado

Setores costumam repetir elementos.

Por exemplo:

• TECH;
• PAY;
• MED;
• BIO.

A existência desses componentes pode reduzir a força distintiva isolada.

A análise precisa olhar o conjunto.

Não apenas uma parte.

Elementos de baixo poder distintivo podem coexistir em várias marcas

O que importa é a composição final e o contexto.

Sobrenome também pode ter particularidades

Nome civil também.

Siglas também.

Expressões laudatórias também.

Cada categoria pode exigir análise específica.

Quando existe:

• símbolo;
• desenho;
• elemento visual.

A análise pode exigir classificação dos elementos figurativos.

Não basta pesquisar o nome.

Às vezes, o elemento gráfico é o principal diferencial.

Em outros casos, ele pode aumentar semelhança com marca anterior.

Isso precisa ser considerado antes do protocolo.

Marca mista combina palavra e imagem

Nesse caso, estratégia de proteção também precisa ser discutida.

Registrar:

• apenas nominativa;
• apenas figurativa;
• mista

pode produzir escopos diferentes.

Não existe opção universalmente melhor.

Depende de:

• forma de uso;
• relevância dos elementos.

Uma empresa cujo logotipo muda com frequência pode precisar pensar diferente de uma empresa cujo símbolo é central há décadas.

Estratégia precisa acompanhar a realidade.

Marca de posição possui regras específicas

Assim como outras apresentações marcárias menos tradicionais.

A análise de viabilidade pode exigir exame dos critérios específicos da categoria.

Não se deve utilizar automaticamente o mesmo checklist de uma marca nominativa.

O INPI continua atualizando e consultando critérios relacionados a determinadas modalidades, inclusive marcas de posição.

Por isso, pedidos não tradicionais precisam de análise atualizada.

Titularidade precisa ser decidida antes do protocolo

A marca ficará em nome de quem?

• pessoa física;
• empresa operacional;
• holding?

Essa decisão pode parecer secundária.

Não é.

Uma marca registrada pessoalmente pelo fundador pode gerar conflito no futuro.

Especialmente em:

• saída de sócio;
• investimento;
• venda da empresa.

Se a marca pertence economicamente ao negócio, a estrutura deve ser coerente.

Regularizar posteriormente pode ser possível.

Mas cria nova etapa.

É melhor analisar antes.

Atividade do titular também precisa ser compatível

A legislação marcária exige legitimidade para requerer registro em relação à atividade exercida, dentro das regras aplicáveis.

Por isso, titularidade não deve ser escolhida aleatoriamente.

A atividade empresarial precisa ser verificada.

Isso pode envolver:

• objeto social;
• CNAEs.

Mas CNAE não deve ser confundido automaticamente com classificação marcária.

São sistemas diferentes.

Um auxilia a comprovar atividade.

O outro organiza produtos e serviços para fins de marca.

Essa distinção é importante.

Empresas em constituição podem exigir planejamento

Uma startup pode ainda não ter CNPJ no momento da escolha da marca.

Isso não significa que a estratégia deve ser ignorada.

Pode ser necessário planejar titularidade futura.

Especialmente se fundadores estiverem protocolando pessoalmente.

Acordos societários podem tratar disso.

Marca é patrimônio.

Deve acompanhar a governança.

Uma empresa que pretende atuar:

• somente no Brasil

pode concentrar sua análise inicialmente no território nacional.

Mas se houver expansão internacional planejada, pode ser prudente verificar mercados estratégicos.

Uma marca disponível no Brasil pode enfrentar conflito no exterior.

Isso pode obrigar rebranding fora do país.

Por isso, empresas com estratégia global devem pensar territorialmente.

Não necessariamente registrar em todos os países.

Mas priorizar.

Sistema de Madri pode ser analisado posteriormente para expansão internacional.

A busca nacional não substitui pesquisa internacional.

Assim como pesquisa internacional não substitui exame local.

Cada país possui sua própria análise.

Busca de anterioridade também pode ser relevante antes de adquirir uma marca

Imagine que uma empresa pretende comprar marca existente.

Antes da aquisição, é necessário verificar:

• titular;
• situação do registro.

Isso já se aproxima de uma Due Diligence.

O objetivo deixa de ser apenas registrar.

Passa a ser adquirir ativo existente.

Nesse caso, outros elementos entram.

Licenças.

Disputas.

Ônus.

A análise precisa ser ampliada.

Pedidos de terceiros posteriores também podem exigir monitoramento

Depois do depósito da própria marca, o trabalho muda.

A empresa pode acompanhar novas publicações.

Isso é vigilância marcária.

Se surgir pedido conflitante, pode avaliar oposição.

Portanto:

antes do pedido

Busca de Anterioridade e Viabilidade.

depois do pedido

Acompanhamento Processual.

depois do registro

Monitoramento e Gestão da Marca.

Essas etapas se complementam.

Oposição também pode surgir contra o próprio pedido

Terceiro pode entender que a nova marca invade seus direitos.

Isso não significa automaticamente que ele tem razão.

Mas exige análise.

Uma busca prévia pode reduzir surpresa.

Não elimina totalmente a possibilidade.

Terceiros podem possuir argumentos não identificados na base.

Por isso, nenhuma busca elimina todo risco.

Exame do INPI é independente

Mesmo sem oposição, o Instituto analisa registrabilidade.

A Portaria INPI nº 8/2022 prevê exame substantivo da registrabilidade do sinal e admite decisão de deferimento, deferimento parcial ou indeferimento.

Portanto, ausência de oposição não significa concessão automática.

Outro erro comum.

A marca precisa superar o exame oficial.

A busca prévia ajuda a antecipar parte desse exame.

Mas não o substitui.

Isso pode acontecer quando:

• existe anterioridade forte;
• o sinal possui baixa distintividade.

Às vezes, pequena mudança pode melhorar a situação.

Em outros casos, pequena mudança não resolve.

Não se deve maquiar um sinal claramente conflitante.

A estratégia precisa ser realista.

Pode ser melhor criar outro nome.

Essa decisão pode economizar muito no futuro.

A análise também pode recomendar mudança no escopo

Talvez o nome tenha viabilidade para uma atividade.

Mas risco para outra.

Nesse caso, a estratégia pode ser ajustada.

Isso precisa refletir o negócio real.

Não deve ser utilizado artificialmente apenas para “driblar” anterioridade.

A empresa precisa conseguir operar dentro do escopo solicitado.

Pedido multiclasse também exige estratégia

A proteção pode envolver mais de uma classe.

Isso aumenta:

• custo;
• complexidade.

Pode também aumentar proteção quando a empresa realmente atua em várias frentes.

A decisão precisa ser econômica e jurídica.

Não faz sentido protocolar várias classes apenas para parecer mais protegido.

Cada classe deve ter finalidade.

Empresas com ecossistema de produtos precisam pensar no portfólio

Uma empresa pode ter:

• marca institucional;
• marcas de produtos;
• submarcas.

Nem tudo precisa ser registrado da mesma forma.

Pode ser necessário priorizar.

A busca ajuda a definir quais sinais possuem melhor perspectiva.

Portfólio deve ser estratégico.

Não apenas acumulativo.

Marca defensiva sem estratégia pode gerar custo permanente.

Renovação também.

O ativo precisa justificar investimento.

A busca também pode evitar conflitos com marcas famosas

Determinados sinais podem possuir proteção ampliada em situações específicas previstas na legislação.

Por isso, uma pesquisa meramente mecânica por classe pode ser insuficiente.

O contexto e a notoriedade do sinal podem importar.

Isso precisa ser considerado em análise mais sofisticada.

A internet pode complementar a pesquisa

O próprio Manual do INPI reconhece a internet como fonte auxiliar para esclarecer aspectos relevantes, embora ressalte a necessidade de verificar pertinência e confiabilidade das informações.

Isso pode ser útil para compreender:

• atividade de anterioridade;
• uso efetivo do sinal.

Mas internet não substitui base oficial.

Google sozinho não é busca de anterioridade marcária.

Redes sociais também não.

Devem ser utilizadas como complemento.

Data da pesquisa precisa ser registrada

Bases são dinâmicas.

Novo pedido pode ser apresentado amanhã.

Por isso, resultado possui referência temporal.

Uma busca feita seis meses antes do protocolo pode precisar ser atualizada.

Especialmente em mercado competitivo.

O ideal é que a pesquisa esteja relativamente próxima à decisão.

Isso reduz o intervalo de risco.

Mas ainda não elimina novos depósitos.

Prioridade temporal continua sendo importante.

A análise pode produzir parecer ou relatório

Dependendo da complexidade.

Pode conter:

• marca pretendida;
• atividades;
• classes analisadas;
• principais anterioridades;
• avaliação de risco.

O objetivo é permitir decisão empresarial.

Não produzir documento excessivamente técnico sem utilidade.

Uma boa conclusão precisa responder:

“vale a pena seguir?”

Com quais ressalvas?

Essa é a informação que a empresa precisa.

Sem promessas.

Pode haver três caminhos

Seguir com o pedido

Quando os riscos identificados são administráveis.

Ajustar o sinal ou a estratégia

Quando existem questões relevantes, mas corrigíveis.

Reavaliar a marca

Quando os obstáculos identificados são significativos.

Essa lógica facilita decisão.

A empresa pode escolher diferente.

Mas saberá por quê.

A análise também pode identificar necessidade de consulta adicional

Por exemplo:

• marca internacional;
• titularidade complexa;
• sinal não tradicional.

Nem todo caso termina em pesquisa simples.

Às vezes, aprofundar é melhor do que concluir cedo demais.

Due Diligence pode ser necessária em casos específicos.

Especialmente se marca já existe e será adquirida.