Licenciamento e Cessão de Marcas e Patentes

Licenciamento

O titular permanece proprietário da marca ou patente e autoriza terceiro a explorá-la dentro dos limites definidos no contrato.

Cessão

A titularidade do ativo é transferida para outra pessoa ou empresa.

Essa diferença muda toda a operação

Na licença, é necessário definir:

• como o ativo poderá ser utilizado;
• por quanto tempo;
• em quais territórios;
• se haverá exclusividade;
• se poderá haver sublicenciamento.

Na cessão, é necessário organizar:

• transferência da titularidade;
• preço;
• garantias;
• formalidades aplicáveis.

Marca e patente também possuem características diferentes

Embora ambas integrem a Propriedade Industrial, não devem ser tratadas como se fossem o mesmo ativo.

Marca identifica origem empresarial

Pode representar:

• reputação;
• reconhecimento;
• posicionamento.

Patente protege solução técnica dentro do escopo concedido

Por isso, o contrato precisa refletir a natureza do direito envolvido.

O titular precisa saber como sua marca será utilizada.

Isso pode envolver:

• identidade visual;
• padrões gráficos;
• produtos autorizados;
• comunicação comercial.

A marca pode perder valor se for utilizada de forma inadequada.

Por isso, o contrato pode prever:

• manual de marca;
• aprovação de materiais;
• critérios mínimos de qualidade.

Esse controle não deve ser apenas estético.

Ele também protege coerência comercial.

Licenciamento de patente possui outra lógica

Nesse caso, o licenciado recebe autorização para explorar determinada tecnologia protegida.

É necessário definir:

• qual patente;
• qual território;
• qual campo de uso.

Uma patente pode ter várias aplicações.

A licença pode abranger apenas uma delas.

Isso precisa estar claro.

Campo de uso pode ser estratégico

Por exemplo:

uma tecnologia pode ser licenciada para:

• setor médico;
• setor industrial.

O titular pode conceder direitos diferentes para mercados distintos.

Isso permite explorar o ativo de forma segmentada.

Licença exclusiva

O licenciado recebe exclusividade dentro do escopo contratado.

Licença não exclusiva

O titular pode conceder licenças a terceiros.

Exclusividade aumenta impacto econômico

Por isso, deve ser delimitada.

Pode ser exclusiva apenas em:

• determinado território;
• determinada aplicação.

Não necessariamente em todo o mundo.

Uma exclusividade ampla demais pode bloquear oportunidades futuras.

Por isso, precisa ser negociada com cuidado.

Sublicenciamento também merece atenção

O licenciado poderá conceder direitos a terceiros?

Isso não deve ser presumido.

Pode ser necessário em estruturas com:

• distribuidores;
• subsidiárias;
• parceiros.

Mas precisa ser controlado.

O contrato pode exigir aprovação prévia.

Ou limitar quem pode receber sublicença.

Prazo também é central

Licença pode durar:

• período determinado;
• vigência do ativo.

A duração precisa conversar com a estratégia comercial.

Uma licença exclusiva por prazo muito longo pode reduzir flexibilidade do titular.

Por outro lado, prazo curto pode não justificar investimento do licenciado.

O equilíbrio precisa ser negociado.

Território também precisa ser definido

A licença pode ser:

• nacional;
• regional;
• internacional.

Marca e patente possuem proteção territorial.

Isso precisa ser respeitado.

Uma marca registrada no Brasil não cria automaticamente direito em outros países.

O mesmo vale para patente.

Por isso, contrato internacional precisa mapear onde o direito existe.

Não faz sentido licenciar exclusividade em território onde o ativo não possui proteção sem analisar o risco.

A remuneração pode envolver:

• percentual;
• valor fixo;
• mínimo garantido;
• combinação.

Não existe estrutura única.

Em marca, royalty pode ser calculado sobre:

• vendas;
• receita.

Em patente, pode haver:

• valor por unidade;
• percentual de faturamento.

A base precisa ser clara.

Receita bruta ou líquida?

Quais deduções?

Isso deve estar escrito.

Prestação de contas também pode ser necessária

Especialmente quando a remuneração depende de vendas.

O contrato pode prever:

• relatórios periódicos;
• acesso a informações.

Auditoria pode ser prevista em operações relevantes.

Mas precisa ser proporcional.

O objetivo é conferir a base de cálculo.

Não criar ingerência indevida.

Mínimo garantido pode proteger o titular

Especialmente em licença exclusiva.

Sem mínimo, o licenciado pode bloquear o mercado e explorar pouco.

Por isso, o contrato pode prever:

• valor mínimo;
• metas.

Caso não sejam atingidas, a exclusividade pode ser revista.

Isso ajuda a evitar subexploração do ativo.

Marca também pode exigir critérios de qualidade

Quando o ativo identifica produtos ou serviços, uso inadequado pode afetar reputação.

O contrato pode definir:

• padrão mínimo;
• aprovação de materiais.

Isso é especialmente relevante em:

• franquias;
• distribuição;
• licenciamento de marca.

Licença de marca não deve ser um “aluguel de nome”

O titular precisa preservar integridade do sinal.

Uso fora do escopo pode configurar infração contratual

Por exemplo:

• uso em produto não autorizado;
• uso após término.

Isso precisa gerar consequências contratuais.

Pode envolver:

• suspensão;
• rescisão;
• retirada.

Também pode existir discussão de uso indevido do direito de propriedade industrial.

Quando o contrato termina:

• o licenciado deve parar de usar?
• existe prazo de transição?

Isso é especialmente relevante em estoque.

Pode haver produtos já fabricados.

Um período de sell-off pode ser negociado.

Mas precisa ter:

• prazo;
• limite.

Sem isso, a utilização pode continuar indefinidamente.

Materiais promocionais também precisam ser retirados.

Domínios e redes sociais também podem ser afetados.

Tudo precisa ser mapeado.

Cessão de marca transfere titularidade

Aqui a lógica muda.

O adquirente se torna titular.

Por isso, deve existir clareza sobre:

• qual registro;
• quais classes.

O ativo precisa ser corretamente identificado.

Número do processo ou registro é importante.

Não basta dizer:

“vende-se a marca”.

Portfólio pode ter vários registros.

Todos precisam ser listados.

A cessão também pode incluir pedidos em andamento

Isso precisa estar expresso.

Se a empresa possui marca em várias classes, a transferência deve refletir o escopo pretendido.

Cessão parcial precisa ser analisada com cuidado

Dependendo da estrutura do direito e da legislação aplicável, nem toda fragmentação é possível da forma comercialmente imaginada.

Por isso, antes de assinar, é necessário verificar o que pode ser formalizado.

O adquirente passa a controlar o ativo dentro do escopo do direito.

Isso pode ocorrer em:

• venda de tecnologia;
• M&A.

Também em:

• reorganização societária.

A patente precisa ser corretamente identificada.

Pedido de patente e patente concedida são situações diferentes.

O contrato precisa saber qual está sendo transferido.

Due Diligence é importante antes da cessão

O comprador precisa verificar:

• titularidade;
• vigência.

Também:

• contratos anteriores;
• licenças existentes.

Uma patente pode estar licenciada com exclusividade.

Uma marca também.

Isso pode limitar o adquirente.

Por isso, cessão sem Due Diligence pode gerar surpresa.

Processos administrativos também precisam ser analisados

O ativo pode estar:

• sob oposição;
• sob nulidade.

No caso de patentes:

• podem existir discussões administrativas específicas.

Isso impacta risco.

O comprador precisa saber antes.

Cessão não elimina passivos ou conflitos automaticamente.

A situação jurídica acompanha o ativo em alguma medida.

Por isso, declarações e garantias podem ser necessárias.

O cedente pode declarar que:

• é titular;
• não concedeu determinada exclusividade.

Também:

• não existem disputas conhecidas.

Essas declarações ajudam a alocar risco.

Mas precisam ser verdadeiras.

Não devem ser copiadas de modelo.

Preço também precisa ser estruturado

Cessão pode envolver:

• pagamento único;
• parcelas.

Pode também existir parcela variável.

Isso depende do negócio.

Valuation do ativo pode ser relevante.

Mas contrato não deve inventar valor.

Avaliação econômica é serviço próprio.

O preço precisa refletir negociação.

Uma holding pode receber:

• marca;
• patente.

Depois, empresa operacional pode utilizar via licença.

Essa estrutura pode ser adequada em determinados grupos.

Mas precisa ter lógica.

Não deve existir apenas no papel.

Contratos intragrupo também precisam ser consistentes.

Tributação precisa ser analisada.

Royalties intragrupo podem gerar efeitos fiscais.

Operações internacionais também.

Por isso, Propriedade Industrial e Tributário precisam conversar.

Cessão também pode ter impacto tributário

O tratamento depende de:

• partes;
• natureza do ativo;
• operação.

Não se deve definir preço e fluxo de pagamento sem avaliar efeitos.

Contabilidade também precisa registrar corretamente a operação.

Ativo intangível pode precisar de tratamento contábil.

Isso precisa ser coordenado.

Contrato com empresa estrangeira exige atenção adicional

Pode envolver:

• moeda;
• remessa.

Também:

• retenções;
• regras locais.

Território é especialmente importante.

Uma empresa pode licenciar marca no Brasil.

E outra em outro país.

Isso precisa ser compatível com os registros existentes.

Patentes também exigem análise país a país.

Lei aplicável e foro precisam ser definidos

Especialmente em contratos internacionais.

Arbitragem pode ser considerada em operações relevantes.

Mas não é necessária em qualquer contrato.

Proporcionalidade importa.

Averbação ou registro perante o INPI pode ser relevante

Determinados contratos de licença ou transferências precisam ser refletidos administrativamente perante o INPI conforme a natureza da operação e os efeitos pretendidos.

Por isso, contrato e procedimento administrativo devem ser planejados juntos.

Não é recomendável assinar e só depois descobrir que faltavam informações para formalização.

O ativo precisa estar corretamente identificado.

O titular também.

Eventuais alterações societárias precisam estar atualizadas.

Isso reduz exigências.

Uma licença firmada anos atrás pode não refletir:

• mercado atual;
• novos territórios.

A empresa pode ter expandido.

Mas o contrato continuou o mesmo.

Isso pode criar desalinhamento.

Revisão periódica pode ser necessária.

Especialmente antes de:

• renovação;
• M&A.

Change of Control também precisa ser analisado

Um contrato de licença pode prever consequência caso o licenciado ou licenciante seja adquirido.

Pode exigir:

• consentimento;
• comunicação.

Isso pode afetar transação.

Por isso, licenças de ativos estratégicos aparecem em Due Diligence.

O investidor precisa saber se o contrato continuará válido após Closing.

Não basta saber que existe licença hoje.

Continuidade importa.

Licença pode ser ativo importante para o licenciado

A empresa pode não possuir a marca ou patente.

Mas ter direito exclusivo de exploração por muitos anos.

Isso pode ter valor econômico.

Desde que o contrato seja:

• válido;
• transferível quando necessário.

Por isso, licenças também integram ativos de Due Diligence.

O mesmo vale para o titular

Uma marca pode ser valiosa.

Mas estar licenciada com exclusividade por 15 anos em mercado central.

Isso limita capacidade do comprador.

Esse ponto precisa ser revelado.

Operações de M&A precisam mapear o portfólio completo

Não apenas:

• registros.

Também:

• licenças concedidas;
• licenças recebidas.

Isso permite saber quais direitos realmente estão disponíveis.

Em Asset Deal, a transferência precisa ser expressa

A empresa pode vender uma unidade de negócio.

Mas a marca pode permanecer com o vendedor.

Nesse caso, comprador pode receber apenas licença transitória.

Isso é comum em carve-outs.

O contrato precisa estabelecer:

• duração;
• transição.

Pode haver prazo para rebranding.

Isso precisa ser realista.

Uma empresa não troca:

• embalagens;
• site

em um dia.

Por isso, Transitional License pode ser necessária.

O vendedor precisa controlar o uso durante esse período.

Isso protege ambas as partes.

Mas franquia envolve estrutura jurídica muito mais ampla.

Não deve ser reduzida a contrato de licença de marca.

Ela envolve modelo de negócio.

Know-how.

Suporte.

Por isso, se a relação for realmente franquia, o instrumento precisa refletir isso.

Rotular franquia como “licença de marca” não elimina regras aplicáveis.

O mesmo vale para distribuição

Distribuidor pode receber direito de uso de marca.

Isso não significa que se tornou licenciado independente para qualquer finalidade.

Uso deve estar ligado ao contrato comercial.

Marca pode aparecer como cláusula acessória.

Nem toda autorização precisa ser contrato isolado.

Mas deve ser clara.

Patente pode ser licenciada junto com know-how

Em tecnologia, apenas a patente pode ser insuficiente.

O licenciado pode precisar de:

• conhecimento técnico;
• treinamento.

Isso pode exigir:

• contrato de transferência de tecnologia.

As obrigações precisam ser separadas.

Patente protege o direito concedido.

Know-how pode ser confidencial.

São ativos distintos.

O contrato precisa tratar os dois.

Confidencialidade é especialmente relevante em tecnologia

Mesmo com patente, pode existir conhecimento não publicado.

Isso precisa ser protegido.

NDA pode fazer parte do contrato.

Ou cláusula específica.

A obrigação pode sobreviver ao término.

Dentro dos limites juridicamente adequados.

O licenciado também pode desenvolver melhorias

Essa é uma das questões mais importantes em contratos de tecnologia.

Quem será titular das melhorias?

O licenciado pode registrar patente própria?

O licenciante terá licença?

Isso precisa ser definido antes.

Caso contrário, a parceria pode gerar conflito.

Melhorias podem se tornar mais valiosas que a tecnologia original.

Por isso, cláusulas de inovação precisam ser bem negociadas.

Joint Development merece estrutura própria

Quando duas empresas desenvolvem tecnologia juntas:

• quem é titular?
• como custos são divididos?

Também:

• quem decide depósito de patente;
• quem paga manutenção.

Não basta definir receita.

A governança do ativo precisa ser prevista.

Copropriedade pode parecer simples.

Mas pode gerar dificuldades de exploração.

Por isso, precisa ser analisada antes.

Licenciamento pode ser alternativa à copropriedade em alguns casos.

Marca também pode ser licenciada em Joint Venture

Mas a empresa titular precisa proteger seu sinal.

Se o projeto termina, uso precisa cessar.

Isso deve estar claro.

O encerramento da Joint Venture não pode deixar terceiro usando a marca indefinidamente.

Compliance também pode ser incluído no contrato

Especialmente quando a marca será associada a terceiros.

O titular pode exigir:

• padrões de conduta.

Isso reduz risco reputacional.

Pode existir cláusula de rescisão por:

• corrupção;
• práticas que afetem reputação.

Isso depende da materialidade.

Não é necessário criar cláusulas desproporcionais.

Mas associação de marca justifica cuidado.

Licenciado precisa respeitar legislação

Isso inclui:

• publicidade;
• defesa do consumidor.

Caso contrário, o titular pode sofrer repercussões reputacionais.

O contrato pode prever deveres de compliance.

Recolhimento de produtos também pode ser tema

Em licenciamento de marca para produtos.

Se houver:

• defeito;
• recall.

Quem assume custos?

Quem comunica consumidor?

Isso precisa estar organizado.

Produto de baixa qualidade pode prejudicar a marca.

Controle contratual é importante.

Se terceiro falsifica a marca licenciada:

quem atua?

O titular?

Licenciado?

Ambos?

Isso precisa ser definido.

O licenciado pode ter maior conhecimento do mercado local.

Mas não deve ajuizar ou negociar além dos poderes recebidos.

Custos também precisam ser distribuídos.

O mesmo vale para patente

Terceiro pode infringir tecnologia.

Contrato pode definir:

• quem monitora;
• quem decide medidas.

Em licença exclusiva, isso pode ser particularmente importante.

Receita de eventual acordo também pode precisar ser tratada.

Não deixe para discutir depois do conflito.

Renovação também merece regra

Licença pode prever:

• renovação automática;
• renegociação.

A condição precisa ser clara.

Renewal não deve gerar surpresa.

Exclusividade futura pode depender de:

• performance;
• pagamento.

Isso cria incentivo econômico.

Mas metas precisam ser objetivas.

Metas vagas geram discussão.

Rescisão também precisa ser clara

Pode ocorrer por:

• inadimplência;
• uso indevido.

Também:

• violação de confidencialidade.

Prazo de cura pode ser previsto.

Nem todo descumprimento precisa gerar rescisão imediata.

Depende da gravidade.

Uso indevido de marca pode justificar reação rápida.

Mas atraso pequeno de relatório pode permitir correção.

Proporcionalidade ajuda.

Após a rescisão, precisam existir obrigações claras

• cessar uso;
• retirar marca.

Também:

• devolver documentos;
• destruir materiais confidenciais quando aplicável.

Relatórios finais podem ser necessários.

Royalties pendentes também.

Sell-off precisa estar expressamente autorizado se existir.

Caso contrário, não deve ser presumido.

Contrato de cessão também precisa prever transição

Especialmente quando vendedor ainda utiliza o ativo.

Pode haver licença temporária de volta.

Isso acontece em reorganizações.

A cessão pode ocorrer hoje.

Mas empresa cedente precisa usar a marca por três meses.

Isso precisa ser formalizado.

Não se deve contar com tolerância informal.

O mesmo vale para tecnologia.

Suporte de transição pode ser contratado.

Documentação técnica pode ser entregue.

Treinamento também.

Isso aumenta efetividade da transferência.

Patente sozinha pode não permitir implementação.

Know-how precisa ser transferido quando comercialmente necessário.

Avaliação do contrato precisa começar pelo negócio

Antes de redigir, é necessário responder:

• qual ativo?
• qual objetivo?

Também:

• qual prazo?
• qual território?

Sem isso, contrato vira modelo abstrato.

Um bom instrumento deve refletir a operação real.

Não apenas utilizar linguagem complexa.

Quanto mais estratégico o ativo, maior a necessidade de precisão.