Due Diligence de Ativos de Propriedade Industrial

O que é a Due Diligence de Ativos de Propriedade Industrial?

É a análise estruturada dos direitos, registros, pedidos, contratos e documentos relacionados aos ativos de propriedade industrial de uma empresa.

O trabalho pode verificar:

• quais ativos existem;
• quem é o titular;
• qual é a situação registral;
• se existem licenças;
• se houve cessões;
• se existem restrições;
• se a documentação corresponde à realidade da empresa.

O objetivo não é apenas localizar registros

Uma busca no INPI é apenas parte da análise.

A Due Diligence precisa compreender:

• origem;
• titularidade;
• vigência;
• contratos relacionados;
• utilização econômica.

Um ativo pode estar registrado e ainda apresentar risco

Por exemplo:

• titular diferente da empresa operacional;
• licença prestes a vencer;
• cadeia de cessões incompleta;
• contrato incompatível com a exploração atual.

Um ativo também pode ser relevante sem estar registrado

Por exemplo:

• know-how;
• segredo empresarial.

Nesse caso, a análise precisa verificar como esse conhecimento é protegido

A primeira etapa é mapear os ativos

A empresa precisa identificar o que considera parte de sua propriedade industrial.

Pode incluir:

• marcas;
• pedidos de marca;
• patentes;
• pedidos de patente;
• desenhos industriais;
• topografias de circuitos integrados.

O INPI também reconhece contratos relacionados ao licenciamento e à cessão desses direitos, além de contratos de fornecimento de tecnologia e assistência técnica.

Marca é um dos ativos mais comuns

Mas possuir um nome comercialmente conhecido não significa automaticamente possuir proteção marcária suficiente.

A Due Diligence pode verificar

• titular;
• número do processo;
• classe;
• situação;
• território protegido.

O pedido ainda está pendente?

O registro foi concedido?

Existem oposições ou disputas relevantes?

A empresa utiliza marca diferente daquela efetivamente protegida?

Essas perguntas são importantes

A titularidade precisa corresponder à realidade

É comum encontrar ativos registrados em nome de:

• fundador;
• sócio;
• empresa antiga;
• outra empresa do grupo.

Isso pode representar risco

Especialmente se a empresa operacional depende diretamente do ativo.

A marca essencial precisa estar juridicamente disponível para o negócio

Se está em nome de terceiro, é necessário compreender por quê

Pode existir licença

Ou pode existir apenas autorização informal

Essas situações não são equivalentes

Cadeia de titularidade precisa ser analisada

Se o ativo mudou de proprietário ao longo do tempo, é importante verificar se todas as transferências foram adequadamente formalizadas.

O INPI diferencia claramente licença e cessão

Nas cessões de marca, patente e desenho industrial, ocorre transferência de titularidade e existem providências específicas perante o Instituto para refletir essa alteração.

Por isso, não basta encontrar um contrato privado de compra

Pode ser necessário confirmar se a transferência foi efetivamente refletida no registro correspondente.

Contratos anteriores precisam ser analisados

Um ativo pode ter sido licenciado a terceiros.

Isso pode limitar a exploração

Pode existir exclusividade

Pode existir sublicenciamento

Pode existir limitação territorial

O comprador ou investidor precisa saber disso

Uma marca exclusiva já licenciada pode ter valor econômico diferente

O mesmo vale para patente

Patentes exigem análise própria

Pode ser necessário verificar:

• pedido;
• concessão;
• titularidade;
• vigência.

Uma patente concedida e um pedido de patente possuem posições jurídicas diferentes

Isso precisa ser refletido na avaliação

O contrato pode ter sido estruturado contando com uma patente ainda não concedida

Esse risco precisa ser conhecido

O prazo de proteção também é relevante

Uma patente perto do fim de sua vigência pode possuir valor econômico diferente de patente recém-concedida

O horizonte de exploração precisa ser considerado

Licenças de patente também precisam ser revisadas

O INPI exige identificação do direito licenciado e estabelece que o prazo contratual de licença não ultrapasse a vigência da patente objeto da operação.

Isso significa que contrato e registro precisam estar alinhados

Desenhos industriais também podem ser relevantes

Especialmente em empresas cujo valor está associado a:

• produto;
• forma;
• aparência.

A análise pode verificar

• registros;
• pedidos;
• titularidade;
• licenças.

Contratos de desenho industrial também podem envolver exclusividade e sublicenciamento

O INPI trata essas condições como elementos relevantes dos contratos dessa natureza.

Portanto, o ativo não deve ser analisado isoladamente

Os contratos vinculados também importam

A empresa pode ser titular e ainda assim possuir limitações contratuais

Por exemplo:

• exclusividade concedida;
• restrição territorial;
• direito de terceiros.

Isso pode afetar uma futura venda ou licença

Licenças recebidas também precisam ser analisadas

A empresa pode utilizar marca ou tecnologia de terceiro.

Nesse caso, o valor do negócio pode depender de direito que não pertence à própria empresa

Isso precisa aparecer claramente na Due Diligence

A licença pode possuir prazo

Pode ser revogável

Pode depender de pagamento de royalties

Pode terminar em caso de mudança de controle

Tudo isso pode impactar valuation

Change of Control é particularmente relevante

Um contrato tecnológico pode prever consequência caso a empresa seja:

• vendida;
• incorporada;
• controlada por terceiro.

Isso pode afetar diretamente M&A

Um investidor não deve descobrir depois do closing que a tecnologia essencial pode deixar de ser utilizada

Por isso, contratos precisam ser lidos junto com os registros

Exclusividade também merece atenção

Pode existir exclusividade por:

• território;
• segmento;
• aplicação.

A empresa pode ter direito exclusivo limitado apenas a determinada área

Isso precisa ser compreendido antes de projetar expansão

Sublicenciamento também pode limitar estratégia

A empresa pode utilizar determinada tecnologia, mas não ter direito de sublicenciá-la.

Isso pode inviabilizar determinados modelos comerciais

Franquias e distribuição podem depender desse direito

Royalties também precisam ser mapeados

Ativos licenciados podem gerar obrigações periódicas.

O comprador precisa saber

• quanto é pago;
• sobre qual base;
• por quanto tempo.

Isso pode afetar margem

Royalties também podem existir a receber

Esses recebíveis podem integrar o valor econômico do ativo

Mas precisam estar documentalmente demonstrados

Relatórios de royalties podem ser confrontados com os contratos

Pagamentos atrasados também podem existir

Direito de auditoria pode estar previsto

A Due Diligence pode identificar se esse direito foi exercido

Contratos de cessão também precisam ser conferidos

Uma empresa pode afirmar que adquiriu uma marca ou patente.

É necessário verificar

• contrato;
• pagamento;
• transferência de titularidade.

O INPI exige procedimentos próprios para cessões de marca, patente e desenho industrial, incluindo a correspondente transferência de titularidade perante as áreas competentes.

Por isso, contrato assinado e titularidade registral não devem ser confundidos

Um pode existir sem o outro estar adequadamente atualizado

Isso precisa ser regularizado

Gravames e restrições também precisam ser investigados

O ativo pode ter sido:

• dado em garantia;
• objeto de disputa;
• objeto de contrato com terceiro.

Essas situações podem reduzir liberdade de disposição

A empresa talvez não possa transferir o ativo livremente

O mesmo pode ocorrer com licenças

Consentimento prévio pode ser necessário

Contratos precisam ser analisados para identificar essas restrições

Disputas também podem comprometer o ativo

Pode existir:

• processo administrativo;
• processo judicial.

A Due Diligence precisa identificar controvérsias materialmente relevantes

Uma marca contestada pode ter risco diferente de marca sem disputa conhecida

Uma patente objeto de questionamento também

O risco precisa ser contextualizado

Não basta dizer que “há processo”

É necessário compreender:

• objeto;
• impacto.

Uso real também precisa ser analisado

A empresa possui registro, mas utiliza o ativo efetivamente?

Essa pergunta pode ser relevante

Marca registrada e não utilizada pode exigir atenção

A operação pode também utilizar sinais não protegidos

Isso pode indicar lacuna

Novos produtos podem ter sido lançados sem estratégia de proteção

A Due Diligence pode identificar essas áreas

Portfólio precisa ser comparado com a operação real

O negócio mudou, mas os registros acompanharam?

Essa é uma pergunta importante

Território também precisa acompanhar o plano empresarial

Uma empresa pretende internacionalizar.

Mas possui proteção apenas no Brasil.

Isso não significa necessariamente impedir a expansão

Mas representa ponto estratégico a ser avaliado.

Direitos de propriedade industrial são territoriais

Estratégia internacional precisa considerar registros em cada mercado relevante

Contratos internacionais também podem limitar exploração

A empresa pode possuir licença apenas para determinado país

Não deve presumir liberdade global

Produtos exportados também precisam considerar riscos de propriedade intelectual no país de destino

Know-how merece análise diferente

Nem todo ativo tecnológico aparece em base pública.

Pode existir valor em:

• processo;
• metodologia;
• fórmula;
• conhecimento técnico.

Nesse caso, a Due Diligence precisa analisar proteção contratual e interna

Existem NDAs?

Prestadores estão obrigados a confidencialidade?

Funcionários-chave possuem obrigações adequadas?

O acesso à informação é controlado?

Essas medidas podem ser essenciais

Segredo empresarial depende de medidas concretas de proteção

Não basta dizer que a informação é confidencial

A empresa precisa tratar a informação como confidencial

Tecnologia desenvolvida por empregados também precisa ter cadeia documental

O mesmo vale para prestadores

Desenvolvedor terceirizado pode ter criado parte relevante do ativo

Existe contrato sobre titularidade?

Essa pergunta pode ser decisiva

A empresa precisa demonstrar como adquiriu os direitos sobre aquilo que seus terceiros criaram

Caso contrário, pode existir dúvida sobre titularidade

Founders também podem ser fonte de risco

A tecnologia pode ter sido criada antes da constituição da empresa.

O fundador transferiu os direitos?

Ou a empresa apenas utiliza informalmente?

Isso precisa ser regularizado antes de investimento relevante

Spin-offs também podem possuir problemas semelhantes

A tecnologia pode ter origem em outra empresa ou instituição

Contratos anteriores precisam ser localizados

Cooperação tecnológica também pode gerar copropriedade

Nesse caso, é necessário verificar as regras de exploração

Copropriedade pode limitar decisões

Uma parte pode precisar de consentimento para certas operações

Isso deve ser conhecido

Melhorias tecnológicas também podem gerar novos ativos

O contrato original diz a quem pertencem?

Se não diz, pode surgir disputa

Improvement Clauses são importantes em Due Diligence

Software merece análise complementar

Apesar de software não ser, em todos os aspectos, tratado da mesma forma que os ativos industriais clássicos, ele pode estar diretamente conectado à tecnologia e ao valor empresarial.

A Due Diligence precisa identificar quando ele faz parte do ecossistema tecnológico

Marca, patente e software podem proteger elementos diferentes do mesmo produto

O portfólio deve ser visto como conjunto

Nome de domínio também pode ser relevante

Redes sociais também

Mas não devem ser confundidos automaticamente com registro de marca

Eles são ativos complementares

A Due Diligence precisa distinguir proteção jurídica de presença digital

Contratos de transferência de tecnologia também precisam ser analisados

O INPI atualmente contempla averbação e/ou registro de contratos envolvendo licenciamento de direitos de propriedade industrial, fornecimento de tecnologia e assistência técnica, entre outras modalidades.

Isso significa que o dossiê de propriedade industrial pode incluir

• registros;
• contratos;
• certificados de averbação;
• aditivos.

O certificado precisa corresponder ao contrato vigente

Alterações posteriores também podem exigir atualização

Um contrato prorrogado pode demandar providências adicionais perante o INPI

O Instituto prevê procedimentos específicos para prorrogação e alteração de certificados em contratos sujeitos a sua averbação ou registro.

Portanto, não basta verificar se houve averbação alguma vez

É necessário verificar se ela continua coerente com a relação atual

Pagamentos internacionais também podem estar ligados aos ativos

A empresa pode pagar royalties para titular estrangeiro

Isso precisa ser identificado

Operações entre partes relacionadas também precisam de atenção

Especialmente quando a tecnologia é licenciada dentro de grupo internacional

Contrato e racional econômico precisam estar documentados

A análise tributária pode precisar ser integrada

Mas Due Diligence de propriedade industrial não substitui Due Diligence tributária

Os trabalhos se complementam

Aspectos contábeis também podem ser relevantes

Os ativos aparecem contabilmente?

Houve aquisição?

Há amortização ou outro tratamento contábil aplicável?

O registro contábil não comprova sozinho a titularidade

Mas pode revelar inconsistências

O contrato pode indicar um valor e a contabilidade outro

Isso merece investigação

Uma Due Diligence pode ser conduzida antes de investimento

Nesse caso, o investidor busca saber se os ativos que justificam o valuation realmente existem.

Pode também ocorrer antes de M&A

O comprador busca compreender o que efetivamente adquirirá.

Em licenciamento

O licenciado precisa verificar se o licenciante possui direito suficiente para conceder a licença.

Em cessão

O adquirente precisa confirmar a cadeia de titularidade.

Em financiamento

O credor pode querer compreender os ativos disponíveis.

Cada operação exige foco diferente

Materialidade precisa orientar a análise

Nem toda marca possui a mesma importância.

A marca principal pode ser crítica

Uma marca secundária pode ser menos relevante

O mesmo vale para patentes

A Due Diligence deve priorizar os ativos que sustentam o negócio

Red Flags podem ser classificadas

Por exemplo:

Essa classificação ajuda na decisão

Nem toda pendência inviabiliza a operação

Algumas podem ser regularizadas antes do closing

Outras podem gerar condição precedente

Outras podem exigir indenização contratual

Outras podem alterar valuation

O relatório precisa transformar achados em providências

Uma Due Diligence não deve terminar com uma lista de documentos

Precisa explicar o impacto

Por exemplo:

“marca principal registrada em nome do fundador”

não é apenas informação.

Pode indicar necessidade de:

• cessão;
• registro;
• condição precedente.

Outro exemplo:

“licença exclusiva termina em 12 meses”

pode exigir:

• renovação;
• renegociação;
• ajuste econômico.

O mesmo vale para patente próxima do vencimento

A análise precisa conectar o documento à tese do negócio

Data Room ajuda a organizar o trabalho

Pode reunir:

• certificados;
• pedidos;
• contratos;
• comprovantes.

Mas Data Room não garante completude

A ausência de determinado documento também é um achado

Q&A pode ser necessário

Fundadores e gestores podem precisar explicar:

• origem dos ativos;
• contratos antigos;
• acordos informais.

As respostas relevantes devem ser documentadas

Declarações verbais não substituem documentação quando a titularidade é material

Due Diligence também pode revelar ativos não formalizados

Por exemplo:

• marca utilizada sem pedido;
• tecnologia não protegida;
• cessão nunca registrada.

Isso pode gerar plano de regularização

A regularização pode ocorrer antes ou depois do investimento

Dependendo da materialidade.

Condição Precedente pode ser adequada quando a titularidade é essencial

Obrigação Pós-Closing pode funcionar para pendências menores

Representações e Garantias também podem cobrir propriedade intelectual

O contrato de investimento ou M&A pode exigir declarações sobre:

• titularidade;
• ausência de ônus;
• contratos existentes.

Disclosure Schedules podem registrar exceções

Indenização pode tratar riscos conhecidos

A Due Diligence alimenta diretamente essa redação

A análise também pode melhorar governança

Após a operação, a empresa pode estruturar calendário para acompanhar:

• prazos;
• renovações;
• contratos.

Portfólio de propriedade industrial precisa de gestão contínua

Não deve ser revisado apenas durante uma venda da empresa

Novos produtos precisam entrar na estratégia

Novas marcas também

Contratos precisam ser arquivados

Alterações societárias podem exigir atualização de titularidade

Mudanças de nome empresarial também podem demandar ajustes cadastrais

Gestão preventiva reduz problemas em futuras diligências